SAMTYKKE TIL BRUK AV VAREMERKE
EF-domstolen uttalte seg 15. oktober 2009 om implisitt samtykke til bruk av varemerke etter at Diesels søksmål mot spanske distributører har gått gradene i det nederlandske rettssystemet.
Diesel (”Diesel”) er innehaver av varemerket Diesel. Selskapet Distributions Italian Fashion SA (”DIFSA”) var Diesels distributør i Spania, Andorra og Portugal.
Høsten 1994 sluttet DIFSA en eksklusiv avtale med selskapet Flexi Casual SA (”Flexi”), hvoretter Flexi fikk enerett til salg av Diesel-sko i Spania, Andorra og Portugal. I henhold til avtalen skulle Flexi også ha rett til å gjennomføre markedsundersøkelser for å kunne kartlegge markedets krav til produktene. Senere samme høst ble Flexi av DIFSA gitt en lisens til å produsere og selge egne sko i samsvar med markedsresultatene for ytterligere å teste markedet, og slik at disse produktene i neste runde kunne tilbys Diesel for distribusjon under Dieselmerket.
Høsten 1997 gav Flexi et nytt selskap, Cosmos World SL (”Cosmos”), en lisens til å produsere og selge sko, bagger og belter med Diesels varemerke på. Denne retten skulle i følge Flexi kunne utøves uten samtykke fra Diesel eller DIFSA.
Som en konsekvens av lisensen fra Flexi til Cosmos tilbød detaljisthandelen Makro (”Makro”) sommeren 1999 sko med Diesels varemerke på billigsalg. Disse skoene var ervervet fra Cosmos via to spanske selskaper.
Da Diesel ble oppmerksomme på forholdet, saksøkte de Makro under henvisning til at Diesel aldri hadde gitt Cosmos noen rett til å markedsføre skoene og saksøkte videre de to spanske selskapene for brudd på opphavsrettigheter og varemerkerettigheter, med krav om distribusjonsstopp samt erstatning.
Saken gikk sin gang i det nederlandske rettssystemet med positivt resultat for Diesel i de to første instansene. Saken ble anket til Hoge Raad (Nederlands høyesterett) av saksøkte som anførte at rettighetene til Dieselmerket måtte være uttømt på EU-markedet siden Cosmos hadde plassert varene på markedet med Diesels samtykke. Spørsmålet for Hoge Raad var om det forelå et implisitt samtykke fra Diesel i samsvar med Cosmos anførsler og hvilke virkninger det ville få.
Saken ble forelagt EF-domstolen for uttalelse i forhold til Varemerkedirektivet art. 7 (1), som lyder: ”The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the Community under that trade mark by the proprietor or with his consent.”
Spørsmålet for EF-domstolen var
“whether the notion of the trade mark proprietor’s ‘implied consent’, for the purposes of Article 7(1) of Directive 89/104, can be interpreted on the basis of the criteria set out in Zino Davidoff and Levi Strauss, where the goods bearing the mark concerned were first put on the market directly in the EEA and not previously outside that area.”
EF-domstolen besvarte spørsmålet bekreftende, og utdypet videre om forståelsen av den relevante bestemmelsen:
”[Artikkel 7 (1)] must be interpreted as meaning that the consent of the proprietor of a trade mark to the marketing of goods bearing that mark carried out directly in the EEA by a third party who has no economic link to that proprietor may be implied, in so far as such consent is to be inferred from facts and circumstances prior to, simultaneous with or subsequent to the placing of the goods on the market in that area which, in the view of the national court, unequivocally demonstrate that the proprietor has renounced his exclusive rights.”
Hele uttalelsen fra EF-domstolen finner du her.