IKKE ROM FOR OPPHAVSRETT I VAREMERKERETTEN
The General Court (tidligere Court of First Instance) har nylig avgjort en anke over spørsmålet om hvorvidt en registrering av et varemerke kan nektes på grunnlag av konflikt med presumsjonsreglene i artikkel 5 i Direktiv 2004/48/EC
Det er ikke hverdagskost at opphavsrett blir et tema i varemerketvister, men nettopp dette var tilfelle i sak nr. T-255/08 Eugenia Montero Padilla v Office for Harmonisation in the Internal Market, José Maria Padilla Requena. The General Court (domstolen ble nylig omdøpt etter å ha hatt navnet Court of First Instance siden opprettelsen i 1989) avsa 22. juni 2010 dom i en klagesak over en EU-registrering av ordmerket JOSÉ PADILLA.
OHIM (Office for Harmonisation in the Internal Market) som behandler søknader om varemerkeregistrering i EU godtok i 2002 at José Maria Padilla Requena registrerte navnet JOSÉ PADILLA som varemerke for klassene 9, 25 og 41 som blant annet dekker lydopptak, kassetter, videoopptak, klær, undervisning, underholdning, komponering, fremføring av musikk osv.
Niesen til den nå avdøde spanske artisten og komponisten José Padilla, som forvalter opphavsrettighetene etter sin avdøde onkel, ønsket ikke at varemerkeregistreringen skulle opprettholdes fordi den kom i konflikt med arvingenes rettigheter. Mer konkret mente niesen at ordmerket JOSÉ PADILLA allerede var et innarbeidet varemerke for artisten og at en registrering uansett ville komme i konflikt med rettighetene arvingene nøt under direktiv 2004/48/EC artikkel 5.
Artikkel 5 i direktiv 2004/48/EC er en presumsjonsregel som sier at med mindre annet er godtgjort, så skal den personen hvis navn er påført selve åndsverket anses som rette opphavsmann til åndsverket, og denne har rett til å forfølge krenkelser av åndsverket.
Niesen til komponisten Padilla mente at dersom varemerkesøknaden ble godkjent og varemerket JOSÉ PADILLA ble tatt i bruk, så ville ikke niesen i praksis kunne håndheve rettighetene etter direktivets artikkel 5 på vegne av sin avdøde onkel. Senere anførte også niesen at siden hennes onkels navn var påført åndsverkene (CDer, DVDer etc) på et tidligere tidspunkt enn varemerkesøknaden utgjorde dette varemerkebruk i varemerkedirektivets forstand slik at dette i seg selv ville forhindre en varemerkeregistrering.
The General Court var av en annen oppfatning. Først avviste den anførselen om at varemerkeregistreringen ville komme i konflikt med presumsjonsregelen og la til at dette argumentet må anses som en ”red herring”. Videre sa The General Court at selv om en registrering hadde vært i konflikt med presumsjonsregelen så anerkjente ikke varemerkeretten dette som et grunnlag for klage på en varemerkeregistrering. The General Court mente også at den bruk som var gjort av komponistens navn på de ulike eksemplarene av åndsverkene ikke var tilstrekkelig til å utgjøre varemerkebruk i varemerkedirektivets forstand siden bruken like gjerne kunne sees på som en angivelse av hvem som fremførte eller hadde komponert åndsverket, som en indikator på produktkilden.